Déposer la marque au nom de la société ou en son nom, puis la céder

Toute personne physique ou morale peut déposer une marque : vous, votre société, et même une société encore en formation. Si la marque sert l'activité d'une société, la mettre à son nom évite les flous ; la garder à votre nom se défend, à condition de signer une licence avec la société. Pour changer de titulaire ensuite, la cession se fait par écrit, à peine de nullité, puis s'inscrit à l'INPI pour 27 € afin d'être opposable aux tiers.

Qui peut être titulaire de la marque ?

L'INPI le dit simplement : « Toute personne physique ou morale peut déposer une marque. » Particuliers, entrepreneurs individuels, sociétés, associations peuvent être titulaires. Plusieurs personnes peuvent aussi déposer ensemble, en passant alors par un mandataire.

En entreprise individuelle, il n'y a pas de personne morale distincte : la marque est déposée à votre nom. Une société, elle, a la personnalité morale et un patrimoine propre : une marque déposée à son nom est un actif de la société, pas le vôtre.

Le titulaire se choisit au dépôt. Le changer ensuite reste possible, mais demande un acte écrit et une formalité payante : tranchez avant de déposer. La procédure est détaillée dans le guide pour déposer une marque, et le calculateur donne le coût selon le nombre de classes.

Au nom de la société ou à votre nom : ce qui change

Au nom de la société, la marque appartient à l'entreprise qui l'exploite. C'est la solution la plus lisible pour des associés, une banque ou un futur acquéreur. En contrepartie, si la société connaît des difficultés, la marque fait partie de ses biens.

À votre nom, vous gardez la marque si vous quittez l'entreprise, si un désaccord éclate entre associés ou si la société s'arrête. Ce choix se comprend quand la marque est liée à votre nom ou à votre réputation. En contrepartie, vos associés ou vos financeurs peuvent s'en méfier : l'actif qui porte la clientèle échappe à la société.

Les effets fiscaux d'un prix de cession ou d'une redevance de licence dépendent de votre situation : voyez-les avec votre expert-comptable.

Déposer pendant la création de la société

Prenons « Olvéa » (nom fictif), une gamme de cosmétiques solides dont la SAS n'est pas encore immatriculée. Attendre l'immatriculation pour déposer, c'est laisser le nom sans protection pendant ce temps. L'INPI accepte les dépôts des « sociétés en cours de formation, par l'intermédiaire de leur fondateur ou d'un mandataire ». Une fois créée, la société reprend le dépôt à son compte.

Le mécanisme vient du droit des sociétés. Une société commerciale n'a la personnalité morale qu'à son immatriculation (article L210-6 du Code de commerce). Avant, ceux qui agissent en son nom sont « solidairement et indéfiniment responsables » des actes accomplis, sauf si la société, une fois immatriculée, reprend ces engagements : ils sont alors réputés souscrits par elle dès l'origine.

1. Déposez la marque au nom de la société en formation : le fondateur, ou un mandataire, fait la démarche pour elle.
2. Faites mentionner le dépôt de marque, dans le procès-verbal de l'assemblée constitutive, parmi les actes accomplis pour la société en formation.
3. Après l'immatriculation, demandez la mise à jour à l'INPI avec un courrier explicatif, l'attestation à jour du Registre national des entreprises et ce procès-verbal.

Pour l'INPI, c'est un changement : gratuit en procédure classique, 52 € par marque en procédure accélérée. Si la société n'est jamais constituée, l'INPI traite le dossier comme une rectification d'erreur (27 € par marque), sur présentation d'un certificat de non-immatriculation du greffe. Sa page ne dit pas au nom de qui la marque reste alors : dans ce cas, consultez un conseil en propriété industrielle.

Autre voie : déposer à votre nom, puis céder la marque à la société une fois créée. Une formalité de plus, mais une situation claire si le projet change.

Céder la marque à votre société : la procédure

Vous avez déposé à votre nom et la marque doit désormais appartenir à la société : il faut une cession. L'article L714-1 du Code de la propriété intellectuelle pose trois règles :

• la cession et les droits réels, dont le nantissement, « sont constatés par écrit, à peine de nullité » ;
• la cession peut être totale ou partielle, par exemple pour une partie des produits et services, mais elle « ne peut comporter de limitation territoriale » ;
• ces règles valent aussi pour une demande d'enregistrement : inutile d'attendre l'enregistrement pour céder.

1. Vérifiez le titulaire inscrit dans la base marques de l'INPI. Si la marque a déjà changé de mains, chaque cession précédente doit être inscrite : il faut faire « autant de démarches que de cessions », prévient l'INPI.
2. Rédigez l'acte : numéro et reproduction de la marque, produits et services cédés, prix ou apport, date du transfert, signatures du cédant et du représentant de la société.
3. Si vous dirigez la société ou en êtes associé, suivez la procédure des conventions réglementées (encadré ci-dessous).
4. Inscrivez la cession au Registre national des marques sur le portail Marques de l'INPI : 27 € par marque, avec la copie du contrat signé par les deux parties, ou la copie des statuts si la marque est apportée à la constitution.

Selon l'article L714-7 du même code, toute transmission des droits sur une marque doit, « pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Avant l'inscription, l'acte n'est opposable qu'aux tiers qui le connaissaient quand ils ont acquis leurs droits. L'INPI annonce un traitement « en quelques semaines », ou « en quelques jours » en procédure accélérée (52 € de plus par marque).

L'inscription suppose que la demande ait été publiée, pas forcément enregistrée. Avant la publication au BOPI, le changement de titulaire se signale par courrier, avec la copie de l'acte, via le portail Marques. Ces règles visent les marques françaises : l'INPI n'inscrit rien pour une marque de l'Union européenne.

Vendre ou apporter la marque à la société

Par une vente, la société vous paie un prix. Ce prix doit pouvoir se justifier, face aux autres associés comme face à l'administration fiscale : fixez-le avec votre expert-comptable.

Par un apport en nature, vous apportez la marque au capital contre des parts ou des actions. À la constitution, l'INPI accepte la copie des statuts pour l'inscription ; plus tard, il demande le traité d'apport. Le Code de commerce encadre l'évaluation :

• en principe, les statuts évaluent chaque apport en nature au vu du rapport d'un commissaire aux apports (article L223-9 pour les SARL, L227-1 pour les SAS) ;
• les futurs associés peuvent s'en passer à l'unanimité si aucun apport en nature ne dépasse un montant fixé par décret (30 000 € en SARL, article D223-6-1) et si les apports non évalués ne dépassent pas la moitié du capital ;
• sans commissaire, ou si la valeur retenue diffère de la sienne, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, envers les tiers, de la valeur attribuée aux apports.

Entrepreneur individuel passant en société ? La fiche officielle « Transformer une entreprise individuelle en société » décrit deux voies : apporter le patrimoine professionnel à la société, ou lui vendre le fonds de commerce. Elle ne détaille pas le sort des marques : nommez-les dans l'acte, avec leur numéro, puis faites inscrire la transmission à l'INPI.

Garder la marque et la concéder en licence

Si vous restez titulaire, la société exploite la marque sous licence. L'article L714-1 permet une licence « exclusive ou non exclusive », pour tout ou partie du territoire et des produits ou services. Le titulaire peut agir contre un licencié qui sort des limites de sa licence : durée, forme, produits ou services, territoire ou qualité.

L'article L714-1 n'impose l'écrit, à peine de nullité, qu'à la cession et aux droits réels. Écrivez quand même la licence : sans contrat, rien ne prouve ce qui a été convenu, et l'INPI demande la copie du contrat signé pour l'inscrire. Les points à régler :

• exclusivité ou non, territoire, produits et services couverts ;
• durée et fin de la licence, notamment si vous quittez la société ou si elle est vendue ;
• redevance ou gratuité, à valider avec votre expert-comptable ;
• qui paie le renouvellement de la marque et qui agit contre les copies.

L'inscription de la licence coûte 27 € et la rend opposable aux tiers. Même non inscrit, le licencié peut intervenir dans l'action en contrefaçon engagée par le titulaire pour obtenir réparation de son propre préjudice (article L714-7). Et l'usage par la société, avec votre consentement, compte pour éviter la déchéance pour non-usage (article L714-5).

Pour comparer les services de dépôt et leurs prix : le comparatif du dépôt de marque en ligne.

Quand se faire accompagner ?

Une cession entre vous et votre propre société, pour une marque récente, reste simple. Faites-vous aider :

• par un avocat ou un conseil en propriété industrielle si la marque a une valeur importante, s'il y a plusieurs associés, une levée de fonds ou un apport à évaluer ;
• par votre expert-comptable pour le prix, la redevance et leurs effets fiscaux ;
• par un avocat si un tiers exploite déjà la marque ou si un associé en conteste la propriété : voir que faire en cas de contrefaçon.

Pensez aussi aux autres signes : dénomination sociale, nom de domaine et comptes en ligne doivent être au nom du bon titulaire (voir marque, nom commercial et nom de domaine). Et notez les dates clés de la marque : l'échéancier les calcule à partir de la date de dépôt.

Questions fréquentes

Information juridique générale, à jour à la date indiquée. Elle ne remplace pas l'avis d'un conseil en propriété industrielle ou d'un avocat sur votre situation.